Merkenrecht

Wat we doen

Het merkenrecht beschermt merktekens van bedrijven. Merktekens kunnen verschillende vormen aannemen, zoals woordtekens en beeldtekens. Het bekende sportmerk Nike kan zowel een merkenrecht hebben op de woordtekens Nike als op het bekende logo dat lijkt op een vinkje (het beeldteken van Nike is zelfs zo bekend dat het een naam heeft: de Swoosh). Ook combinaties van woordtekens en beeldtekens kunnen worden geregistreerd. Zelfs kleuren en vormen komen in sommige gevallen in aanmerking komen voor merkregistratie.

Een merk moet worden geregistreerd om bescherming te genieten. Belangrijk bij de registratie van een merk is dat het merk onderscheidend is in het maatschappelijk verkeer. Het zorgvuldig kiezen van een merknaam bij de start van een onderneming is daarom zeker relevant. Een merk dat beschrijvend van aard is, wordt namelijk niet erkent als voldoende onderscheidend. Denk bijvoorbeeld aan merken die een beroep beschrijven zoals ‘De Pizzabakkers’ of ‘De Automonteurs’. In een vroeg stadium, bij de oprichting van een bedrijf is het al aan te raden om deskundig juridisch advies in te winnen over merkbescherming. Wij begeleiden organisaties bij het registreren van verschillende merkenrechten in verschillende registers zoals:

• Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) op basis van BVIE
• European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
• Registratie bij World Intellectual Property Organisation (WIPO) op basis van Protocol van Madrid

Mocht er sprake zijn van een merkinbreuk, kan onder meer schadevergoeding worden gevorderd. Wij hebben de kennis en expertise om uiteenlopende rollen op ons te nemen: van advisering tot geschilbeslechting. Wij hebben een ervaren team van advocaten en juristen op het gebied van het merkenrecht. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Merkenrecht binnen het intellectueel eigendom

Het merkenrecht is een van de pijlers van het Intellectueel eigendom (IE-recht). Waar het auteursrecht creatieve werken beschermt en het octrooirecht uitvindingen, draait het merkenrecht om de herkenbaarheid van uw onderneming: het teken waaraan uw klanten u herkennen. Een sterk merk is vaak het waardevolste bezit van een bedrijf, of u nu een internationaal concern bent of de bakker op de hoek met een onderscheidende naam.

Anders dan het auteursrecht ontstaat een merkrecht niet vanzelf bij het bedenken van een naam of logo. Het recht ontstaat pas door registratie (depot) bij een merkenbureau. Het merkenrecht raakt regelmatig aan andere IE-rechten: een logo kan tegelijk een auteursrecht hebben, een verpakkingsvorm kan onder het modellenrecht vallen en een bedrijfsnaam kan ook handelsnaambescherming genieten. Onze advocaten en bedrijfsjuristen bekijken altijd de volledige IE-positie, zodat u optimaal beschermd bent.

De oppositieprocedure tegen een merkdepot

Wie een ouder merk heeft, kan zich verzetten tegen de inschrijving van een jonger, overeenstemmend merk. Dit verzet heet de oppositieprocedure. In de Benelux kunt u binnen twee maanden na de publicatie van het depot oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP); bij het EUIPO bedraagt deze termijn drie maanden. Op grond van artikel 2.14 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) kan de houder van een ouder merk zo voorkomen dat een verwarringwekkend teken wordt ingeschreven.

Oppositie is doorgaans sneller en goedkoper dan een procedure bij de rechter, maar vergt een scherpe inschatting van het verwarringsgevaar en de overeenstemming tussen de merken. Wij voeren oppositieprocedures voor merkhouders die hun positie willen beschermen, en verweren ondernemers die ten onrechte met een oppositie worden geconfronteerd. Tijdig signaleren is daarbij cruciaal: zodra de oppositietermijn is verstreken, is deze laagdrempelige route niet meer beschikbaar.

Merkinbreuk en verwarringsgevaar

Van merkinbreuk is sprake wanneer een ander zonder toestemming een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, op een manier die verwarring kan wekken bij het publiek. De beschermingsomvang van een merk verschilt per situatie:

• gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten;
• gebruik van een overeenstemmend teken waardoor verwarringsgevaar ontstaat;
• gebruik dat ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan een bekend merk, ook zonder verwarringsgevaar.

Bij de beoordeling van verwarringsgevaar wegen rechters onder meer de mate van overeenstemming, de soortgelijkheid van de producten en de bekendheid van het merk tegen elkaar af. Bekende merken zoals grote sportmerken genieten daarbij een ruimere bescherming. Of er nu sprake is van een look-alike verpakking, een namaakproduct of een verwarrende domeinnaam: onze juristen beoordelen scherp of het gebruik daadwerkelijk inbreuk maakt op uw merk, of juist toelaatbaar is.

Handhaving bij merkinbreuk: van sommatie tot rechtszaak

Constateert u een merkinbreuk, dan begint de aanpak meestal met een sommatiebrief waarin de inbreukmaker wordt gesommeerd het gebruik te staken. Blijft een passende reactie uit, dan kan een kort geding bij de rechtbank op korte termijn een inbreukverbod opleveren, vaak versterkt met een dwangsom. In spoedeisende gevallen is zelfs een ex-parte verbod mogelijk: een verbod dat de rechter oplegt nog vóórdat de inbreukmaker is gehoord.

In een bodemprocedure kan de merkhouder definitieve voorzieningen vorderen, waaronder een verbod, schadevergoeding of afdracht van de met de inbreuk behaalde winst, vernietiging van inbreukmakende producten en opgave van afnemers en leveranciers. Een bijzonderheid van IE-zaken is dat de in het gelijk gestelde partij aanspraak kan maken op vergoeding van de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dat verhoogt de inzet aanzienlijk en maakt een goede strategische inschatting vooraf onmisbaar. Onze advocaten procederen waar nodig en zoeken waar mogelijk een snelle, kosteneffectieve schikking.

Verval en nietigheid: gebruiksplicht van een merk

Een merkrecht is niet onaantastbaar. Wie een merk inschrijft, moet het binnen vijf jaar normaal gaan gebruiken; doet de merkhouder dat niet, dan kan een belanghebbende het merk wegens non-usus laten vervallen. Deze gebruiksplicht voorkomt dat ondernemingen merken blokkeren die zij niet daadwerkelijk benutten. Daarnaast kan een merk nietig worden verklaard als het ieder onderscheidend vermogen mist, louter beschrijvend is, of te kwader trouw is gedeponeerd.

Sinds enkele jaren kunnen verval en nietigheid ook rechtstreeks bij het BOIP worden gevorderd, zonder dat daarvoor een procedure bij de rechter nodig is. Dat is doorgaans sneller en goedkoper. Wel geldt dat verval werkt vanaf het moment van de vordering, terwijl nietigheid terugwerkende kracht heeft. Wij adviseren zowel merkhouders die hun positie willen verdedigen als ondernemers die een hinderlijk merk uit het register willen laten halen, en bepalen samen met u de meest geschikte route.

Licentie en overdracht van merkrechten

Een merk is een vermogensrecht dat u te gelde kunt maken. U kunt het merk overdragen, bijvoorbeeld bij de verkoop van een onderneming, of in licentie geven aan een ander die het tegen vergoeding mag gebruiken. Een goede licentie- of overdrachtsovereenkomst legt vast wie het merk mag gebruiken, voor welke producten en in welk gebied, en hoe de kwaliteit en handhaving zijn geregeld. Slordige afspraken leiden tot conflicten en kunnen zelfs de gebruiksplicht in gevaar brengen.

Wij stellen heldere overeenkomsten op en toetsen bestaande contracten. Omdat merklicenties vaak samenhangen met andere IE-rechten, werken wij hierbij nauw samen met onze specialisten licentiecontracten. Zo zorgen wij dat uw merk niet alleen beschermd, maar ook commercieel optimaal benut wordt, van de eerste registratie tot een eventuele bedrijfsovername.

Veelgestelde vragen over merkenrecht

Moet ik mijn merk registreren of ontstaat het recht vanzelf?
Een merkrecht ontstaat pas door registratie (depot) bij een merkenbureau zoals het BOIP of het EUIPO. Zonder registratie heeft u in beginsel geen merkrecht; alleen via de handelsnaam of via slaafse nabootsing kan soms beperkte bescherming bestaan.

Wat kost een merkregistratie?
Een Benelux-merk in één klasse start bij enkele honderden euro’s aan officiële taksen; een Uniemerk (EUIPO) ligt hoger. De juiste klasse-indeling en een voorafgaand merkonderzoek bepalen sterk de waarde van uw inschrijving. Wij adviseren over de meest efficiënte depotstrategie.

Hoe lang is mijn merk beschermd?
Een merkregistratie geldt tien jaar en kan telkens met tien jaar worden verlengd. De bescherming kan dus in beginsel onbeperkt voortduren, mits u het merk normaal blijft gebruiken en tijdig vernieuwt.

Iemand gebruikt mijn merk: wat nu?
Laat eerst beoordelen of er werkelijk sprake is van inbreuk. Is dat zo, dan volgt doorgaans een sommatie en zo nodig een kort geding. Wacht niet te lang: stilzitten kan uw positie verzwakken.

Merkenrecht advocaat en jurist bij MKB Juristen

Bij MKB Juristen werkt u met gemengde teams van advocaten én bedrijfsjuristen die het merkenrecht in volle breedte beheersen, van internationaal concern tot de bakker op de hoek. Wij begeleiden u bij de keuze en registratie van een onderscheidend merk, bewaken uw portfolio, voeren oppositie- en handhavingsprocedures en stellen sluitende licentie- en overdrachtsovereenkomsten op. Doordat juristen en advocaten onder één dak samenwerken, schakelen wij moeiteloos van strategisch advies naar de rechtszaal, tegen heldere en voorspelbare tarieven.

Wilt u uw merk beschermen, een inbreuk aanpakken of weten waar u juridisch staat? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over uw merkenrechtelijke positie.