Merkenrecht

Wat is merkenrecht?

Merkenrecht beschermt de tekens waarmee u uw producten of diensten onderscheidt van die van anderen: uw merknaam, logo, slogan en soms zelfs een vorm of kleur. Anders dan bij het auteursrecht, dat vanzelf ontstaat, krijgt u merkrecht in beginsel pas door registratie. Pas na inschrijving in het merkenregister kunt u optreden tegen anderen die uw merk zonder toestemming gebruiken.

Onze advocaten en bedrijfsjuristen staan zowel internationale concerns als de ondernemer om de hoek bij — van het deponeren van een eerste merk tot een kort geding tegen een namaakproduct. Merkenrecht is een eigen, afgebakend onderdeel van het bredere intellectueel eigendomsrecht (IE-recht).

Merkregistratie bij het BOIP en het EUIPO

U registreert een merk voor de Benelux bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) of voor de hele Europese Unie als Uniemerk bij het EUIPO. De keuze hangt af van uw afzetmarkt: actief in heel Europa, dan ligt een Uniemerk op grond van de Uniemerkenverordening (Verordening (EU) 2017/1001) voor de hand; alleen in Nederland, België en Luxemburg, dan volstaat vaak een Benelux-depot op grond van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Bij het depot kiest u de waren en diensten volgens de Classificatie van Nice; die klassen bepalen de reikwijdte van uw bescherming.

Een goed voorbereid depot begint met een merkonderzoek: bestaat er al een ouder, overeenstemmend merk? Wij beoordelen het onderscheidend vermogen, adviseren over de juiste klassen en het juiste grondgebied, en voorkomen zo dat u investeert in een merk dat later sneuvelt of inbreuk maakt.

Absolute en relatieve weigeringsgronden

Een merk moet onderscheidend vermogen hebben. Beschrijvende of gebruikelijke aanduidingen worden op absolute gronden geweigerd: een merk dat enkel de soort, kwaliteit of bestemming aanduidt, kan niet worden ingeschreven. Een zwak, beschrijvend merk kan alsnog geldig worden door inburgering — als het publiek het door intensief gebruik tóch als merk is gaan herkennen. Daarnaast gelden relatieve gronden: een ouder, overeenstemmend merk van een ander kan uw inschrijving blokkeren. Vormen die door de aard van de waar worden bepaald of een technische uitkomst geven, zijn op grond van artikel 2.2bis BVIE uitgesloten.

De oppositieprocedure bij BOIP en EUIPO

Wordt een merk gedeponeerd dat te dicht bij het uwe ligt, dan kunt u oppositie instellen. Bij het BOIP geldt op grond van artikel 2.14 BVIE een termijn van twee maanden na publicatie van het depot; bij het EUIPO is dat drie maanden. Alleen houders van een ouder ingeschreven recht kunnen opponeren. Na de ontvankelijkheidstoets volgt een cooling-off periode van twee maanden, die partijen in onderling overleg kunnen verlengen om een minnelijke regeling te beproeven. Komt u er niet uit, dan wisselen partijen argumenten en verweer en beslist het bureau. Een oppositieprocedure duurt al gauw ongeveer een jaar. Wij bewaken de termijnen, voeren de oppositie of het verweer en onderhandelen over een coexistentieregeling waar dat slimmer is dan doorprocederen.

Verwarringsgevaar en rangorde

De kern van het merkenrecht is het verwarringsgevaar: bestaat het gevaar dat het publiek denkt dat waren of diensten van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn? Dat wordt globaal beoordeeld, waarbij de mate van overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren elkaar kunnen compenseren — meer overeenstemming bij minder soortgelijke waren kan toch verwarringsgevaar opleveren. Wie het eerst deponeert, heeft in beginsel de oudste rechten: de rangorde (prioriteit) bepaalt wie het sterkst staat. Een bekend merk geniet daarbij ruimere bescherming, ook buiten de eigen waren.

Merkinbreuk: handhaving en procedure

Gebruikt een ander uw merk of een overeenstemmend teken zonder toestemming, dan kunt u optreden op grond van artikel 2.20 BVIE (Benelux) of artikel 9 Uniemerkenverordening (EU). U kunt staking van de inbreuk vorderen, vernietiging van inbreukmakende voorraad, opgave van afnemers en winst, en schadevergoeding. Bij spoed biedt een kort geding of zelfs een ex-parte verbod snel resultaat. Wij beginnen vaak met een gerichte sommatie; lost dat het niet op, dan procederen onze advocaten bij de bevoegde rechter. Let op de uitputtingsregel: heeft u een product met uw toestemming in de Europese Economische Ruimte op de markt gebracht, dan kunt u de verdere verhandeling daarvan in beginsel niet meer tegenhouden.

Verval wegens niet-gebruik

Een merk is geen eeuwig bezit zonder gebruik. Maakt u gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar geen normaal gebruik van uw ingeschreven merk, dan kan een ander het verval ervan inroepen. Houd uw merkgebruik daarom aantoonbaar: bewaar bewijs van gebruik in de juiste klassen. Andersom kan een gebruiksbewijs-verweer u helpen wanneer een oudere merkhouder u aanspreekt maar zijn merk zelf niet gebruikt. Voorkom ook verwording tot soortnaam, want een merk dat de gebruikelijke aanduiding van het product wordt, kan zijn bescherming verliezen.