--- title: "Akte van overdracht merkrecht" url: https://mkbjuristen.nl/contracten/akte-van-overdracht-merkrecht/ date: 2018-02-20 modified: 2026-05-26 author: "Stefan" description: "Wat is een akte van overdracht merkrecht? Een akte van overdracht merkrecht is de schriftelijke overeenkomst waarmee de merkhouder zijn geregistreerde merk geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een andere partij...." word_count: 1640 --- # Akte van overdracht merkrecht ## Wat is een akte van overdracht merkrecht? Een **akte van overdracht merkrecht** is de schriftelijke overeenkomst waarmee de merkhouder zijn geregistreerde merk geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een andere partij. Na een rechtsgeldige overdracht wordt de verkrijger de nieuwe merkhouder en heeft hij het exclusieve recht om het merk te gebruiken voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, en om anderen dat gebruik te verbieden. De overdracht van een merk verschilt wezenlijk van de overdracht van auteursrecht: merkrecht ontstaat niet van rechtswege maar vereist registratie, en de overdracht moet — om derdenwerking te hebben — worden ingeschreven in het merkenregister bij het BOIP voor Beneluxmerken of bij het EUIPO voor Uniemerken. Zonder registratie van de overdracht kan de nieuwe merkhouder zijn rechten niet tegenwerpen aan derden die van de overdracht niet op de hoogte zijn. *Onze advocaten stellen voor u een juridisch waterdichte akte van overdracht merkrecht op, begeleiden de inschrijving bij het BOIP of EUIPO en adviseren u over de IE-due diligence bij bedrijfsovernames waarbij merken tot de kernactiva behoren.* ## Wanneer heeft u een akte van overdracht merkrecht nodig? Een **akte van overdracht merkrecht** is in de praktijk aan de orde in een breed scala aan situaties. Bij een **bedrijfsovername** waarbij de merknaam of het logo tot de kernactiva behoort, moeten de merkrechten expliciet worden overgedragen — ze gaan niet automatisch mee met de onderneming. Bij een **herstructurering** waarbij een merk van een werkmaatschappij naar een holdingvennootschap of intellectuele eigendomsvennootschap wordt overgeheveld. Bij de **verkoop van een merk** los van de onderneming — merkrecht kan onafhankelijk van de overdracht van de onderneming worden overgedragen op grond van artikel 2.31 BVIE. Bij een **oprichting van een joint venture of franchise** waarbij de merkrechten in de nieuwe entiteit worden ingebracht. En bij een **naamswijziging of fusie** waarbij bestaande merkregistraties op naam van de fuserende entiteit moeten worden bijgewerkt. In al deze situaties is een correcte akte en tijdige registratie essentieel om de merkwaarde te beschermen. ## Wat zijn de formele vereisten voor een rechtsgeldige overdracht van een merk? De overdracht van een **Beneluxmerk** vereist op grond van artikel 2.31 BVIE dat de overdracht schriftelijk wordt overeengekomen. De akte moet zijn ondertekend door de overdragende partij en in beginsel ook door de verkrijger. De overdracht moet vervolgens worden aangemeld bij het BOIP voor inschrijving in het Beneluxmerkenregister. Die inschrijving is geen constitutief vereiste — de overdracht is ook zonder registratie geldig tussen partijen — maar heeft wel bepalende gevolgen voor de **derdenwerking**: pas na inschrijving in het register kan de nieuwe merkhouder de overdracht tegenwerpen aan derden, waaronder latere kopers, licentienemers en schuldeisers. Voor **Uniemerken** gelden grotendeels dezelfde regels op grond van de Uniemerkenverordening: schriftelijke overdracht en inschrijving bij het EUIPO. Het BOIP en het EUIPO verlangen geen notariële akte maar beoordelen wel de ingediende documenten op correctheid. Ontbrekende handtekeningen, onduidelijke volmachten of een te vage omschrijving van het over te dragen merk leiden tot vertraging of afwijzing. Onze advocaten stellen de akte op conform de vereisten van het BOIP en het EUIPO en begeleiden de inschrijvingsprocedure volledig. ## Kan een merk gedeeltelijk worden overgedragen? Ja. Op grond van artikel 2.31 BVIE kan een merk worden overgedragen voor **alle of een deel van de waren en diensten** waarvoor het is ingeschreven. Een gedeeltelijke overdracht — ook wel partial assignment — houdt in dat de overdragende partij het merk behoudt voor een deel van de klassen en dat de verkrijger het merk verkrijgt voor een ander deel. Na een gedeeltelijke overdracht bestaan er twee afzonderlijke merkregistraties naast elkaar, beide met dezelfde merknaam maar voor verschillende waren of diensten. Dit creëert een risico op verwarringsgevaar en conflicten tussen de voormalige en nieuwe merkhouder over het gebruik van het merk. Een gedeeltelijke overdracht vereist daarom zorgvuldige afspraken over de afbakening van de warenkategorieën, het gebruik van het merk in gezamenlijke communicatie en de wederzijdse licentierechten. Onze advocaten adviseren u over de wenselijkheid en risico's van een gedeeltelijke overdracht voordat u de akte ondertekent. ## Wat is de due diligence bij de overname van een merk? Bij een **bedrijfsovername** waarbij merkrechten tot de te verwerven activa behoren, is een grondige IE-due diligence onmisbaar. De koper moet vaststellen welke merken door de verkopende partij zijn geregistreerd en in welke landen, of de verkopende partij daadwerkelijk de geregistreerde merkhouder is of dat het merk op naam staat van een gelieerde vennootschap die niet bij de transactie is betrokken, of er licenties op het merk rusten die na de overdracht blijven doorlopen, of het merk onderwerp is geweest van opposities, doorhalings- of vervalprocedures, of het merk de afgelopen vijf jaar normaal is gebruikt voor alle ingeschreven waren en diensten — bij non-usus kan een derde het merk laten doorhalen — en of er pandrechten of andere beperkte rechten op het merk rusten. Licenties kunnen worden ingeschreven in de merkenregisters maar dat is niet verplicht, zodat de registers geen uitsluitsel geven over het bestaan van een licentie. De koper doet er dan ook goed aan contractuele garanties van de verkoper te bedingen over de onbezwaardheid van het merk. Onze advocaten voeren de IE-due diligence voor u uit en adviseren u over de benodigde garanties en vrijwaringen in de koopovereenkomst. ## Wat is de verhouding tussen de overdrachtsakte en de registratie bij het BOIP of EUIPO? Het onderscheid tussen de **obligatoire overeenkomst** en de **registratie** is van groot praktisch belang. De overdrachtsakte is de overeenkomst tussen de cedent en de cessionaris op grond waarvan het merkrecht wordt overgedragen — dit is de levering in juridische zin. De registratie bij het BOIP of EUIPO is geen constitutief vereiste voor de geldigheid van de overdracht tussen partijen, maar is wel bepalend voor de derdenwerking: alleen de ingeschreven merkhouder kan zijn rechten tegenwerpen aan derden. Dit betekent dat een koper die de overdracht niet tijdig laat inschrijven, het risico loopt dat de verkopende partij het merk nogmaals overdraagt aan een derde of dat een schuldeiser van de verkoper beslag legt op het merk. De inschrijving van de overdracht moet zo spoedig mogelijk na ondertekening van de akte worden aangevraagd. Onze advocaten verzorgen de aanvraag bij het BOIP of het EUIPO direct na ondertekening van de akte. ## Wat zijn de fiscale aandachtspunten bij overdracht van een merk? De overdracht van een merk heeft fiscale gevolgen die in de praktijk regelmatig worden onderschat. Bij een overdracht tussen gelieerde partijen — van werkmaatschappij naar holdingvennootschap of omgekeerd — geldt het **arm's length-beginsel**: de overdrachtswaarde moet overeenkomen met de waarde die een onafhankelijke derde zou hebben betaald. Een te lage overdrachtswaarde kan door de Belastingdienst worden gecorrigeerd als een informele kapitaalstorting of uitdeling. De waardering van een merk is complex en vereist doorgaans een economische waarderingsanalyse op basis van de royaltybesparingen, de omzetbijdrage of de marktbenadering. Daarnaast speelt de vraag of de overdracht is belast met btw — merkrechten zijn in beginsel btw-plichtige diensten, maar kunnen onder de overgang van algemeenheid van goederen vallen als zij onderdeel zijn van een bredere bedrijfsoverdracht op grond van artikel 37d Wet OB. Onze advocaten stemmen de overdrachtsakte af op de fiscale uitgangspunten van uw situatie in samenwerking met uw fiscalist. ## Wat gebeurt er met een merk bij faillissement van de merkhouder? Bij **faillissement** van de merkhouder valt het merk in de faillissementsboedel en kan de curator het merk te gelde maken ten behoeve van de schuldeisers. Een pandrecht op een merk — dat op grond van artikel 3:236 BW mogelijk is door inschrijving van het pandrecht in het merkenregister — geeft de pandhouder een voorrangspositie bij de opbrengst. Heeft u een licentieovereenkomst op een merk waarvan de merkhouder failliet gaat, dan is de positie van de licentienemer afhankelijk van de vraag of de licentie is ingeschreven in het merkenregister: een niet-ingeschreven licentie kan door de curator worden beëindigd, een ingeschreven licentie biedt meer bescherming. Voor partijen die merken als zekerheid willen vestigen of licenties willen beschermen, is tijdige inschrijving in het merkenregister dan ook essentieel. Onze advocaten adviseren u over de inschrijving van pandrechten en licenties in het merkenregister. ## Wat zijn de risico's van een onvolledige of onjuiste overdrachtsakte? In de praktijk zien onze advocaten bij merkenoverdrachten steeds dezelfde fouten. De meest voorkomende is het **niet specificeren van registratienummers en territoirs** in de akte — een akte die enkel "het merk X" overdraagt zonder vermelding van het registratienummer en het territorium (Benelux of EU) is te vaag voor inschrijving bij het BOIP of EUIPO. De tweede fout is het **niet overdragen van het merk als onderdeel van een bredere transactie**: bij een activatransactie wordt het merk in de koopovereenkomst meegenomen maar ontbreekt een afzonderlijke overdrachtsakte, waardoor de inschrijving bij het merkenbureau niet mogelijk is. De derde fout is het **ontbreken van een volmacht** als de overdragende partij een rechtspersoon is en de akte niet door de bevoegde vertegenwoordiger is ondertekend. En de vierde fout is het **niet meenemen van aanverwante rechten**: domeinnamen, handelsnamen en auteursrechten op het merklogo die niet in de overdrachtsakte zijn opgenomen, blijven bij de cedent. Onze advocaten stellen een complete overdrachtsakte op die al deze elementen dekt. ## Hoe werkt het bij MKBjuristen? Na een korte intake brengen onze advocaten het te over te dragen merk, de registratienummers, het territorium en de gewenste reikwijdte van de overdracht in kaart. Op basis daarvan stellen wij een **akte van overdracht merkrecht** op die voldoet aan de vereisten van het BOIP en het EUIPO — met een volledige omschrijving van het merk inclusief registratienummers, een heldere regeling over aanverwante rechten zoals domeinnamen en logoauteursrechten, en garanties over beschikkingsbevoegdheid en onbezwaardheid. Wij verzorgen vervolgens de inschrijving van de overdracht bij het BOIP of het EUIPO. Zit u in een bedrijfsovername waarbij merken tot de kernactiva behoren? Dan voeren wij de IE-due diligence voor u uit en adviseren wij over de benodigde garanties in de koopovereenkomst. Wilt u een merk als zekerheid verpanden of een licentie laten inschrijven? Dan begeleiden wij ook die procedures volledig.